海外专利经典案例 | TCL通讯如何在美国专利诉讼中实现逆转
几年前,日本专利管理公司IP Bridge近日对中国TCL手机进行专利诉讼,引发业内关注。最终,在今年美国联邦巡回上诉法院判决爱立信诉TCL通讯科技控股有限公司(以下简称“TCL通讯”)的最后一件涉案专利无效,推翻了美国德州东区联邦地区法院对涉案专利的专利适格性的裁决,爱立信在初审时获得支持的1.1亿美元赔偿被撤销。至此,爱立信与TCL通讯持续5年的专利战以TCL通讯的胜利告终。
在初审时败诉的TCL通讯,如何在上诉后实现逆转?对中国企业的专利诉讼有哪些启示?

CL通讯与爱立信的五年专利战
面对巨额赔偿判决,TCL通讯聘请美国飞翰律师事务所Lionel Lavenue律师作为其上诉阶段的诉讼代理律师,提起上诉。代理律师Lionel Lavenue律师在接手本案后,提出了多条应对策略。
最终,TCL通讯凭借成功的上诉逆转局势。2020年4月14日,美国联邦巡回上诉法院推翻了初审法院的判决,判决最后一件涉案专利的权利要求不是美国专利法101条规定的适格客体,初审法院判决的1.1亿美元的巨额赔偿也被撤销。

TCL在上诉法院成功翻盘逆转
据了解,涉案专利为“中间件中的安全访问管理器”,主要内容涉及用户控制APP访问手机资源的方法,即如何通过手机来获取信息、获取信息有哪些途径,用户可以决定是否许可APP访问移动电话的资源。
王宁玲律师介绍,该案的主要争议点在于这件涉案专利的权利要求是否符合美国专利法101条规定的适格客体。但关于专利适合性的判定是非常复杂的问题,且爱立信在专利的权利要求范围前后不一致的问题,涉及较多技术信息,对于不懂技术的陪审团来讲很难理解这一争辩,进而影响陪审团做出对TCL通讯有利的判决。
初审败诉,想通过上诉翻盘并非易事,代理律师总结了如下经验:“聘请专业的律所、选择经验丰富的律师团队至关重要。经验丰富的律师不仅有说服力,还会把案子做的很有趣。”
一方面,代理律师团队通过做一些清晰易懂的图来说明爱立信的专利本身保护的概念非常简单,让人一看图便知:像这样简单的一个技术,如果都可以作为专利来保护的话,专利法保护的要求就太低了。
另一方面,在上交给上诉法院的文书里,把联邦巡回上诉法院所有关于101条下的案例都拿出来,也用图的形式展现给法官。LionelLavenue律师表示,“我们把这些案例都按照最可专利的和最不可专利的分成等级,然后就会发现爱立信的涉案专利是属于最不可专利的情况。这种表达方式非常独特,吸引住法官的注意力,并充分展现我们要表达的立场,最后涉案专利被判定是无效。”
王宁玲律师也表示,在美国可以有多种不同的途径发起专利无效程序,所以找到适合案子的途径,然后去无效这个专利,对案件的胜利起到非常重要的作用。从诉讼策略的角度,律师的创造性值得一提。

对中国企业的借鉴意义与启示
据了解,美国德州东区地区法院是非常热门的专利起诉地,该地区法院倾向于保护专利权人的利益。律师坦言,根据统计数据,美国德州东区联邦法院的陪审团经常判被告败诉,且德州东区法院的陪审团对外国企业,特别是对中国企业,审理的结果多不是很有利。“尽可能把这个案子转走,是策略上比较重要的一点。”
另外一方面,一定要努力的去抗辩。Lionel Lavenue律师表示,有一些中国企业,遇到诉讼时,总想少花钱就把争议解决。但多数时候,省钱解决不了问题,原因是因为对手强势,这时需要积极主动去应诉,准备强有力的动议才行,例如一家德国企业,是在交了6份动议之后,最终赢得胜利。因此,即使准备动议贵,也不如最后等到陪审团让被告交上亿美金的赔款贵,积极应诉比被判赔款要省得多。
律师还举了德国公司作为被告的例子,跟很多中国公司的态度正好相反,德企会积极主动去应诉,而且不愿和解,他们是一定把案子赢过来。因为只有赢了这个案子,对方才不会继续找麻烦。
当公司面临竞争对手的诉讼,如果原告本身也是生产产品的一方,被告公司如有自己强有力的专利,也可以去反诉,这种策略要基于公司自身有比较强的专利,这一点需要企业去积累。
关于中国企业申请专利,中国企业的申请量多,但仅有专利数量是不够的,更重要是看质量。目前很多中国企业的专利申请都是按照中国的方法来写,然后递交到美国。美国在全世界作为专利维权的热门地,专利权人在美诉讼可以获得高额赔偿,但其专利法有很多特色需要注意,因此,例如爱立信等欧洲公司,也是以美国为中心来准备专利申请文件。对于企业客户比较重要的技术想在美国申请专利,建议要以满足美国专利法的角度来撰写。

