道方图说 | 注册商标纠纷在同类或类似商品上能否主张认驰？ 原创 Funto Law 道方图说 2023-02-21 20:30 发表于广东收录于合集#实务干货214个

最近手头上在处理一个商标侵权的案件，对方在绞肉机、电煮锅等多款产品上使用与我方当事人近似的商标，主办律师制定的策略是进行商标认驰。当我沉下心研究案件时发现一个有意思的点，一般我们主张商标认驰的案件中，都是进行跨类保护，而在本案中，我方在第11类电热壶、第7类厨房用电动机器等上注册了商标，而对方同时也在该类上注册商标，且注册使用的商品与我方在功能、用途、销售途径上均有较高重合处，构成同类或类似商品。随之问题来了，对于两注册商标之间的纠纷，在同类或类似商品上能否主张驰名商标获得保护？

目前立法上关于驰名商标保护的核心法条是商标法第十三条规定，其中该条第二款、第三款列举了驰名商标保护的两种情形：一是针对在相同或类似商品

道方图说 | 注册商标纠纷在同类或类似商品上能否主张认驰？

原创 Funto Law 道方图说 2023-02-21 20:30 发表于广东

上侵害未在我国注册的驰名商标的商标权，二是针对在不相同或不类似商品上侵害已在我国注册的驰名商标的商标权。而对于相同或类似商品上复制、摹仿或翻译他人已注册驰名商标权的行为，法律却并未明晰，此时就需要用到“当然解释”这一解释方法。“当然解释有两种形态：就某种行为是否被允许而言，采取的是举重以明轻的判断……举重以明轻，是从重的、大的方面向轻的、小的方面推论。”[1] 据此，对于在不相同、不类似商品上侵害已注册驰名商标权的侵权行为，尚且能主张驰名商标利益而请求法院不予注册并禁止使用，对于在相同及类似商品上侵权这一主观恶意更为明显、侵权情节更为严重的行为，更应该能通过认定驰名商标而直接获得保护。至于《驰名商标司法解释》中的第十一条显然是承继了商标法第十三条的核心要义，并在此基础上做出更清晰的规定，即对于注册商标之间的侵权纠纷，一方主张认定驰名商标，且另一方商标存在“复制、摹仿或者翻译”该驰名商标的情形（即使两商标核定在同类或类似商品上），则当事人可以直接向法院主张禁用该商标，除非被诉侵权商标自商标注册之日起已过5年，或者该商标注册申请时原告的商标并不驰名。 到这里，问题似乎就已经顺利解决了。但对于在同类或类似商品上认驰这一没有明文规定的事项，除了对法条进行字面解释以及从既有的法条进行推理获得结论，还需要追寻、探究驰名商标制度本身的立法目的和意图，从而在根本上更深入、全面地理解制度的动机及核验解释的正确性。02驰名商标制度探析回顾商标法的产生和发展进程，现代意义上的商标法律制度是在19世纪初的欧美国家建立起来的。随着商品经济的发展，商标成为识别商品或服务来源、承载企业商誉的重要工具，在降低消费者对商品的溯源成本以及激励企业提高商品或服务品质上起着十分重要的作用。“基于维护商标识别（区分）功能的需要，传统商标侵权理论是以商标混淆理论为基础来构建的，即保护商品或服务提供者凝聚在商标中的商誉免受不公平利用的损害，以及保护消费者不受误导”[2]，即“混淆”的重点是对于一般的消费者而言，不会对在后商标上的商品或服务来源于在先商标的所有人产生误认。而混淆之所以产生，一方面在于两标识的类似，另一方面在于其所使用的商品或服务类似。因此，根据商标权侵权的混淆理论，未经商标权人的许可或者其他法定免责事由的情形下，在相同或近似商品或服务上，使用与他人相同或近似的商标，导致消费者产生混淆的行为，即构成商标侵权。[3] 由于某些企业推出的高质量的商品和服务受到越来越多消费者的欢迎，该商品或服务的商标被更广泛的大众所熟知，在公众中的信赖力和吸引力也越来越高。与此同时，商标侵权的方式也更为隐蔽和多样。一些侵权者会利用法律的空子，在非竞争品上使用与知名商标相同或近似的标识，在规避法律追责的同时借用知名商标的名声和影响力促销商品，达到获利的目的。在此情形下，驰名商标的概念及保护制度就诞生了。1911年在《保护工业产权巴黎公约》的修改大会上，法国首先提出了这一问题，旨在解决在只有注册才能获得商标权的国家中对于未注册驰名商标的侵权问题，并随后在《巴黎公约》上以法律的形式确定了对未注册驰名商标的保护。而1924年德国的“Odol”案则首次将驰名商标的保护范围扩大至不类似商品上，明确提出了商标淡化的概念，[4]也即防止他人即使在不相同或类似的商品或服务上对商标的使用削弱该商标市场价值的显著性。我国于1985加入《巴黎公约》，“驰名商标”的概念也最早源自该公约，对于驰名商标保护制度的设计也深受该公约及《TRIPS协定》的影响。[5] 由此，从整个商标法的起源脉络可知，驰名商标是在商标法保护制度的基础上对其特殊、加强的保护，保护的范围也从一开始与普通商标一样的相同或近似类别扩大到跨类保护，旨对应驰名商标更高的市场价值和市场声誉施以更强的保护力度。相对应，若像某些观点所说，认为对于同类或类似商品上的注册商标纠纷，不能通过商标认驰进行保护，也即该侵权类型落入在核定商品相同或近似的普通注册商标侵权纠纷中，无需通过认定驰名商标即可进行保护，“已注册驰名商标制度本身出现的目的就是为了解决商标权的跨类别保护问题，而非针对相同或类似商品上的商标权保护”[6]，则对驰名商标的保护方式和力度与普通商标无异，那么立法上对驰名商标的突出保护将何从体现？ 另一方面，根据我国目前商标法的相关规定，普通注册商标之间的侵权纠纷需要先向有关行政机关申请解决，但往往行政途径周期较长。以我方代理的案件为例，各被告在线上开设网店销售其生产的侵害原告商标权的产品，销量已经高达1.7亿，若先通过行政程序进行维权，历经两到三年甚至更长的时间，到那时对原告方造成的损失将无法估量！因此，对具有较高知名度的商标进行同类或类似商品上的认驰，突破“先行政再民事”的制度，直接向法院主张禁止该商标的使用，可以为驰名商标提供更有效和有力的保护，并与驰名商标强保护的立法本意一脉相承！03司法案例查找经检索，无论是行政还是司法实践也早已有在同类或类似商品上认定驰名商标的做法。（一）（2016）最高法行再12号：宝洁公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、汕头市威仕达化妆品有限公司商标争议行政纠纷再审案争议商标第3475589号“威仕达玉兰”商标，核定使用在第3类护发素、花露水、去污剂、鞋油、研磨膏、化妆品用香料、洗衣剂、牙膏、芳香袋（干花瓣与香料的混合物）、动物用化妆品等商品上；引证商标一第380392号“玉兰”商标，核定使用在第3类雪花膏等商品上；引证商标二第1684381号“玉兰油”商标，核定使用在第3类化妆品等商品上。 最高人民法院认为，商标法第十三条的规定旨在给予驰名商标较之于一般注册商标更强的保护，一般注册商标权利人享有专用权以及禁止他人在相同或者类似商品上使用相同或者近似商标的权利，驰名商标权利人除享有上述权利外，还享有禁止他人在不相同或者不相类似商品上使用相同或者近似驰名商标的权利。因此，虽然商标法第十三条第二款仅规定了对“不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标”之行为予以禁止，根据商标法对驰名商标强保护的立法本意，在“相同或者类似商品”上复制、摹仿、翻译他人已经在中国注册的驰名商标申请注册商标的行为，亦属该条所调整的对象。（二）（2017）京民终413号：兰西佳联迪尔油脂化工有限公司、约翰迪尔（丹东）石油化工有限公司等与约翰迪尔（中国）投资有限公司、迪尔公司侵害商标权纠纷案原告在7类农业机械等商品及第12类拖拉机等商品上注册商标“JOHNDEERE”“约翰·迪尔”，被控标识为在第4类工业用油等商品上注册的“佳联迪尔”商标，且第4类工业用油等商品与第7类农业机械等商品及第12类拖拉机等商品构成类似商品。 北京市高级人民法院认为，虽然2001年商标法第十三条第二款及2013年商标法第十三条第三款规定的字面解释均是对在中国已经注册的驰名商标给予不相同或者不相类似商品上的保护，但是基于法律规定的“举重以明轻”的原则，从目的解释的视角，显然与已经注册的驰名商标核定使用商品构成相同或者类似商标的近似商标，亦应当纳入到驰名商标保护的范畴中。……第一种情形为当被控侵权主体使用的商标系经依法核准注册，并在其核定使用商品范围内规范进行的使用，即注册商标专用权之间产生的权利冲突，此时因上述法律中已经存在具体禁止性规定，基于诚实信用的商业经营道德，即使他人使用的为已经获准注册的商标，但是由于驰名商标更高、更强、更宽保护范围与程度的考量，此时只要不超过商标法所规定撤销期限及被控侵权人的注册商标申请时，在先要求保护的商标已经构成驰名，此时人民法院可以据此解决不同注册商标之间的权利冲突问题，并根据在案情况认定是否构成驰名。（三）（2020）京民终194号：爱慕股份有限公司与广东艾慕内衣有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案原告在第25类服装、内衣等上注册“爱慕AIMER”“爱慕”“Aimer”商标，被控侵权标识同样为25类服装等上的“AiMU艾慕”“Aimu艾慕”商标。 北京市高级人民法院认为，虽然广东艾慕公司在本案中对于被诉“AiMU艾慕”“AIMU艾慕”标志的使用，可以视为其依据商标注册人周绪泽的许可对第20108717号“AiMU艾慕”注册商标在核定使用商品上的使用，但如果第20108717号商标的注册违反商标法第十三条的规定，构成对爱慕股份公司驰名商标的复制、摹仿或者翻译，则法院仍有权对此进行审理，除非爱慕股份公司主张权利时第20108717号商标核准注册时间已超过5年，或者在第20108717号商标申请时，爱慕股份公司主张驰名的商标并未达到驰名程度。04适用性分析前述部分，从法律法规到制度目的再到司法实践，已证明对于两注册商标纠纷在同类或近似商品上认定驰名商标是可行且已在实行的路径。问题是，落实到每个案件中，“可以做”并不等于“必须做”。尤其是对于认定驰名商标的案件，往往需要搜集整理并向法院提交大量的知名度证据，法院审理过程中也要逐一核实认定每项证据，从而做出是否驰名的判定，对于当事人、代理律师及法官来说，认驰都意味着增加工作量，进而加重司法负担。因此，何种条件下需要认定驰名商标？ 驰名商标司法解释第二条中规定，“当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定”，这就是我们一般所说的驰名商标按需认定原则。然而该条并没有具体规定何为“需”，即适用认定驰名商标的具体情形。“驰名商标认定应当是因‘处理案件’所需”[7]，结合前文所述及工作中的经验体会，具体办理案件时对于在同类或类似商品上的注册商标纠纷主张驰名商标的情形如下：（一）及时止损如前文提及，对于注册商标之间的纠纷，在同类或类似商品上认驰最大的优势莫过于可以略过行政无效申请的前置路径，直接向法院提起民事侵权之诉，达到禁止侵权商标使用的效果。若我方商标已达到驰名的状态，包括但不限于具有较高的市场声誉、曾被作为驰名商标受保护的记录等，此时虽然之前没有向商标局提起商标无效宣告申请或者已提起无效宣告在作出裁定之前，但为了更快地达到制止侵权、防止损失扩大的效果，可以直接向法院提起侵权诉讼，要求法院禁用相关侵权商标。（二）获取更高赔偿数额在商标侵权案件中，由于被侵权所遭受的损失及侵权所获得利益往往难以确定，因此法定赔偿成为法官认定侵权赔偿额最常见的方式。而在法定赔偿中，商标知名度是其中一个重要的参考因素。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）》第十条，“判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度”，当所主张的商标被认定为驰名，法官在判赔的时候往往会考虑到被侵权商标较高的知名度和市场声誉，施以更高的惩罚力度。结论综上所述，以“举重以明轻”的法律解释方法以及结合驰名商标强保护的立法旨意，对于核定注册在同类或类似商品上的商标侵权纠纷，在一方商标达到驰名的程度时，是可以主张认定驰名商标直接向法院起诉予以维权，从而达到及时止损、获取更高经济赔偿的目的。于是，回归到具体案件中，维权的商标是否达到驰名状态，以及如何组织证据材料向法院证明达到驰名状态，就成为一大关键，具体可参考道方图说往期文章《道方图说 | 如何准确把握驰名商标认定的证据标准？》 注： [1]张明楷.刑法学中的当然解释[J].现代法学,2012,34(04):3-17.[2]祝建军：《驰名商标认定与保护的规制》，法律出版社2011年版，第5页。 [3]王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2019年版，第502页。 [4]陈贤凯.驰名商标淡化的科学测度——调查实验在司法中的运用[J].知识产权,2018(02):31-41. [5]王莲峰,曾涛.国际视角下我国未注册驰名商标保护制度的完善[J].知识产权,2021(03):54-68. [6]韩映辉、屈小春、金潇.类似商品上两注册商标纠纷中认定驰名商标的必要性研究.知产力,2021.7.5.                                                                                                        深圳始舞管理咨询有限公司服务范围 :国内外商标注册、国内外商标买卖，国内外商标异议、国内外争议申请、驳回复审、异议复审、争议复审，及相关答辩，国内外专利申请，国内外公司申请，国内外版权登记等，擅长商标行政诉讼，商标侵权诉讼、亚马逊侵权，版权侵权诉讼等诉讼案件。

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