临沂知识产权律师四：在字号中合法使用涉案商标不构成不正当竞争

临沂知识产权律师大案分享四：在字号中合法使用涉案商标不构成不正当竞争

湘泉商标所有权人诉湘泉酒业公司案二审山东省高院改判

裁判要旨：湘泉酒业公司在被控侵权商品上突出使用“湘泉酒业”文字，具有识别商品来源的作用，构成商标性使用。被控侵权商品是白酒，酒鬼酒公司主张保护的涉案商标核准注册类别包含白酒。将被控侵权标识与涉案商标进行比对，起主要识别商品来源作用的“湘泉”文字、含义、读音相同，构成商标近似。将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于商标侵权行为。即使湘泉酒业公司系字号使用，因其字号包含与酒鬼酒公司涉案商标相同的文字，为避免造成消费者混淆误认，其应规范使用自己的企业名称，但其并未规范使用企业名称，而是在与涉案商标核准注册类别相同的商品上突出使用近似商标，仍然构成商标侵权。

根据三方协议，酒鬼酒公司虽然拥有“湘泉”商标却不能使用“湘泉”字号，湘泉酒业公司虽然拥有“湘泉”字号却不能使用“湘泉”商标。这是湘泉集团公司改制时形成的权利划分，对于历史上权属已经清晰的知识产权案件，要尊重历史和维护已经形成的法律秩序。（刑天律师：三方协议中关于“湘泉”的约定是对所有权人商标专用权的处分行为）

因一审法院认定湘泉酒业公司既构成商标侵权亦构成不正当竞争，确定赔偿数额时考虑了所有侵权商品，本院认定湘泉酒业公司不构成不正当竞争，而部分商品上并没有突出使用“湘泉酒业”标识，这些因素在确定赔偿数额时均应予以考虑。

查明事实：2003年4月4日，湖南湘泉集团湘花有限公司职代会通过《关于同意吴仲秋等人收购湖南湘泉集团湘花有限公司资产的决议》。 2003年4月8日，案外人湘泉集团公司作为甲方，与作为乙方的案外人吴仲秋等人达成《关于收购湘花公司资产暨组建新公司的协议》，约定由乙方以600万元价格收购甲方所属的湘花公司，并同意收购湘花公司后重新组建湘泉集团公司，其中乙方以收购的湘花公司资产出资占90％的股份，甲方以湘泉集团白酒方面的无形资产出资占10％股份。同时约定无形资产问题：甲方注入新公司的无形资产包括“湘泉集团酒业有限公司”企业名称、甲方所拥有的白酒注册商标、标识和外观设计，允许新公司的产品使用甲方企业名称。协议同时约定正式合同双方签字并得到州政府批准后正式生效。

酒鬼酒公司在庭审过程中提交申请，申请责令湘泉酒业公司提供2006年至2019年期间的与被控侵权产品有关的账目、增值税项目，以确认湘泉酒业公司的利润情况。湘泉酒业公司以2006年的账目时间久远，已经无法提供，且公司现在主要是代加工状态，目前自己生产、销售的不多为由，未能提供其他年度的相关财务报表。

酒鬼酒公司要求本案保护范围为全国范围内。

2004年3月19日，案外人湘泉集团公司、湖南湘泉科技酒业有限公司及酒鬼酒公司签订三方协议，协议约定酒鬼酒公司是“酒鬼”“湘泉”“神鼓”等系列商标所有权人，湖南湘泉科技酒业有限公司不得侵犯酒鬼酒公司的所有权。上述商标经多年连续使用，获得了众多的荣誉，在市场享有一定的知名度与美誉度。酒鬼酒公司现为第183773号商标、第1306790号商标、第6384136号商标的权利人，因此，上述商标的知名度与美誉度应当属酒鬼酒公司所有，带来的经济价值也应当属酒鬼酒公司所有。且国家工商行政管理总局于2011年11月19日即认定酒鬼酒公司使用的“湘泉XIANGQUAN及图”注册商标为驰名商标，因此，酒鬼酒公司有权就侵害注册商标专用权的行为提起诉讼，酒鬼酒公司的合法权益应受法律保护。

对于湘泉酒业公司是否侵犯酒鬼酒公司商标专用权问题。根据酒鬼酒公司提供的保全证据公证书及封存实物，且湘泉酒业公司认可封存产品是其公司生产、销售。

一审裁判要点：“湘泉酒业”字样写在不同底色的包装上，但使用形式均为“湘泉”二字在前，中间配有享有商标权的第4206793号商标，在商标后方写有“酒业”二字，且字体明显，容易识别，“湘泉酒业”字样起到了商标标识的作用，而“湘泉”二字与酒鬼酒公司享有商标权的第183773号商标、第1306790号商标、第6384136号商标在文字、呼叫和含义上均相同，不同之处仅在于字体，故二者构成近似商标，湘泉酒业公司使用“湘泉酒业”字样的行为，以相关公众一般注意力为标准，易使相关公众对商品来源产生误认或者认为其来源与酒鬼酒公司注册商标的商品有特定联系，且酒鬼酒公司、湘泉酒业公司所生产、销售的均为酒类产品，据此，湘泉酒业公司认为其产品上使用的为“湘泉酒业”字样没有侵权的抗辩理由不成立，一审法院不予支持。

关于湘泉酒业公司抗辩其标注“湘泉酒业”字样为企业简称，不构成侵权的抗辩理由，首先，湘泉酒业公司虽系企业名称，湘泉酒业公司可正当使用厂名标注产品生产商信息，但本案中湘泉酒业公司将“湘泉酒业”字样在被控产品外包装的显要位置突出使用，明显超出其正当使用的范围。在2004年3月19日，案外人湘泉集团公司、湖南湘泉科技酒业有限公司及酒鬼酒公司签订三方协议，协议约定酒鬼酒公司允许湖南湘泉科技酒业有限公司继续使用该名称，说明在签订该协议时，对企业名称中使用“湘泉”字样的价值应当是充分了解的，酒鬼酒公司、湘泉酒业公司因“湘泉”字样签有使用规避协议，对“湘泉”商标的美誉度与知名度应系明知。其次，酒鬼酒公司与湘泉酒业公司住所地同在同一区域，在当地部分消费者或许能够加以区分，但酒鬼酒公司、湘泉酒业公司产品均销往全国多地，并非针对当地居民进行销售，作为普通消费者，无法正常将酒鬼酒公司使用“湘泉”商标生产的产品与湘泉酒业公司注为“湘泉酒业”的产品进行加以区分，因此，湘泉酒业公司侵权故意明显，对其辩解一审法院不予支持。

关于酒鬼酒公司请求的赔偿数额，酒鬼酒公司没有提供证据证明侵权行为给其造成损失或者湘泉酒业公司因此获得非法利益的具体数额，根据《中华人民共和国商标法》第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条规定，确定反不正当竞争法第五条、第九条、第十四条规定的不正当竞争行为的损害赔偿额，可以参照确定侵犯注册商标专用权的损害赔偿额的方法进行。综合考虑酒鬼酒公司所诉注册商标的声誉，尤其是第183773号图文商标作为驰名商标的知名度及酒鬼酒公司的白酒产品在特定地域范围内的知名度，以及湘泉酒业公司所生产产品的销售地域涉及广、侵权产品生产时间跨度长（涉案酒水的生产日期涉及到2009年8月至2018年9月）、侵权产品款式众多以及湘泉酒业公司在相关宣传材料上宣称建有三个基地（年产500吨生态原酒基地、千吨洞藏酒文化基地、万亩红高粱基地），形成了生产、包装2000吨的生产规模，在湘泉酒业公司拒绝提供相关涉案产品财务账目的情况下，酌定本案由湘泉酒业公司赔偿酒鬼酒公司经济损失及维权的合理支出共计297万元。另外，结合本案实际情况，因本案湘泉酒业公司、恒源商场的侵权行为在其主观过错程度、侵权性质、后果等方面存在不同，应依据各湘泉酒业公司侵权行为的具体情节分别确定。湘泉酒业公司使用现有名称为经过工商登记注册，且依法享有第183773号图文商标专用权，一审庭审过程中湘泉酒业公司亦认可恒源商场所售涉案产品系其生产、销售，据此，可以认定恒源商场所售产品来源合法，其并无侵权故意，因此，恒源商场无需承担赔偿损失的民事赔偿责任，但应当承担停止销售侵权产品的民事责任。

一审法院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第二、三项、第五十八条、第六十三条，《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第四项，《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十条、第一百三十四条、第一百四十四条之规定，判决：一、恒源商场立即停止销售由湘泉酒业公司生产的带有“湘泉酒业”字样白酒产品的商标侵权行为，停止销售带有“湖南湘泉酒业有限公司”字样白酒产品的不正当竞争行为；二、湘泉酒业公司立即停止生产、销售侵犯酒鬼酒公司第183773号、第1306790号、第6384136号注册商标专用权的行为，即停止生产、销售带有“湘泉酒业”字样白酒产品的商标侵权行为，停止生产、销售带有“湖南湘泉酒业有限公司”字样白酒产品的不正当竞争行为，并在宣传材料、商业活动中不得单独使用“湘泉酒业”字样；三、湘泉酒业公司自判决生效之日起40日内办理变更企业名称，即恢复“湖南湘泉科技酒业有限公司”企业名称，或者变更后的企业名称中不得含有“湘泉”文字；四、湘泉酒业公司赔偿酒鬼酒公司经济损失及合理费用共计297万元，于判决生效后十五日内履行完毕。五、驳回酒鬼酒公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费30800元，由酒鬼酒公司负担100元，湘泉酒业公司30700负担。

二审争议焦点：一是湘泉酒业公司的被诉侵权行为是否侵害了酒鬼酒公司的涉案商标权；二是湘泉酒业公司的被诉侵权行为是否构成不正当竞争；三是一审判决确定的责任承担是否适当。

一、关于湘泉酒业公司的被诉侵权行为是否侵害了酒鬼酒公司的涉案商标权问题。《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权。湘泉酒业公司在被控侵权商品上突出使用“湘泉酒业”文字，具有识别商品来源的作用，构成商标性使用。被控侵权商品是白酒，酒鬼酒公司主张保护的涉案商标核准注册类别包含白酒。将被控侵权标识与涉案商标进行比对，起主要识别商品来源作用的“湘泉”文字、含义、读音相同，构成商标近似。根据2004年3月19日，湘泉集团公司、湘泉酒业公司与酒鬼酒公司签订三方协议，湘泉酒业公司对涉案商标属于酒鬼酒公司所有是明知的，根据一审查明的事实，酒鬼酒公司的涉案第183773号、第1306790号、第6384136号商标具有较高的知名度和美誉度，故湘泉酒业公司在与涉案商标核准注册类别相同的商品上使用近似标识的行为，容易造成相关公众混淆误认，构成商标侵权。

二、关于湘泉酒业公司的被诉侵权行为是否构成不正当竞争的问题。本院认为，对于因历史原因造成的注册商标与企业名称的权利冲突，当事人不具有恶意的，应当视案件具体情况，在考虑历史因素和使用现状的基础上，公平合理的解决冲突，不宜简单地认定构成商标侵权或不正当竞争。根据查明的事实，湘泉酒业公司前身为“湖南湘泉科技酒业有限公司”，与酒鬼酒公司同为湘泉集团公司参股子公司，有着共同的企业历史文化渊源。在2004年湘泉集团公司二次改制中，湘泉酒业公司和酒鬼酒公司先后从湘泉集团剥离出来。2004年3月19日，湖南湘泉集团、湖南湘泉科技酒业有限公司、酒鬼酒公司签订的三方协议，约定包含涉案商标在内的商标权利归酒鬼酒公司所有，包含“湘泉”字号的企业名称权利归属湘泉酒业公司所有。也即根据该三方协议，酒鬼酒公司虽然拥有“湘泉”商标却不能使用“湘泉”字号，湘泉酒业公司虽然拥有“湘泉”字号却不能使用“湘泉”商标。这是湘泉集团公司改制时形成的权利划分，对于历史上权属已经清晰的知识产权案件，要尊重历史和维护已经形成的法律秩序。故酒鬼酒公司有权使用“湘泉”商标而湘泉酒业公司有权使用“湘泉”字号。也即湘泉酒业公司企业名称中使用“湘泉”字号，是湘泉集团公司、湘泉酒业公司、酒鬼酒公司三方协商一致的结果。虽然三方协议约定同意湘泉酒业公司使用“湖南湘泉科技酒业有限公司”企业名称，但是该企业名称中属于湘泉集团公司知识产权的是“湘泉”字号，而非“科技”或者其他，因此，湘泉集团公司虽然变更了企业名称删除“科技”文字，但是并不影响其依据三方协议继续使用“湘泉”字号，故其规范使用企业名称的行为应受法律保护，其在被控侵权商品上标注企业名称的行为不构成不正当竞争。

三、关于一审判决确定的责任承担是否适当的问题。根据三方协议，湘泉酒业公司无权使用“湘泉”商标，其虽然有权使用“湘泉”字号，但考虑到该字号与酒鬼酒公司涉案商标文字相同，湘泉集团公司应该规范使用企业名称，不得突出使用字号，以避免产生公众混淆误认的结果，故湘泉酒业公司突出使用“湘泉酒业”标识侵害了酒鬼酒公司的商标权，应承担停止侵权行为、赔偿损失等民事责任。因湘泉酒业公司有权使用“湘泉”字号，其规范使用企业名称的行为不构成不正当竞争，故其仍可以继续规范使用企业名称，一审法院判令湘泉酒业公司变更企业名称不当，应予纠正，且酒鬼酒公司并未主张湘泉酒业公司恢复原有企业名称。关于赔偿数额，《中华人民共和国商标法》第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。本案中，因酒鬼酒公司因侵权受到的损失及湘泉酒业公司因侵权获利均无证据证明，本案应适用法定方式确定赔偿数额。因一审法院认定湘泉酒业公司既构成商标侵权亦构成不正当竞争，确定赔偿数额时考虑了所有侵权商品，本院认定湘泉酒业公司不构成不正当竞争，而部分商品上并没有突出使用“湘泉酒业”标识，这些因素在确定赔偿数额时均应予以考虑。本院在综合考虑以下因素：涉案商标经过酒鬼酒公司宣传使用，具有了较高知名度；湘泉酒业公司对酒鬼酒公司享有涉案商标是明知的，未规范使用企业名称，具有攀附涉案商标的主观恶意；被控侵权行为持续时间较长、侵权范围较广、涉及的产品品种较多；酒鬼酒公司为本案维权支出了合理费用，本院确定湘泉酒业公司赔偿酒鬼酒公司经济损失及合理开支100万元。

判决如下：一、撤销山东省临沂市中级人民法院（2019）鲁13民初162号民事判决第三项、第五项，即湖南湘泉酒业有限公司自判决生效之日起40日内办理变更企业名称，即恢复“湖南湘泉科技酒业有限公司”企业名称，或者变更后的企业名称中不得含有“湘泉”文字；驳回酒鬼酒股份有限公司的其他诉讼请求；

二、变更山东省临沂市中级人民法院（2019）鲁13民初162号民事判决第一项为：河东区恒源生活购物商场立即停止销售由湖南湘泉酒业有限公司生产的带有“湘泉酒业”字样白酒商品的行为；

三、变更山东省临沂市中级人民法院（2019）鲁13民初162号民事判决第二项为：湖南湘泉酒业有限公司立即停止生产、销售侵犯酒鬼酒股份有限公司第183773号、第1306790号、第6384136号注册商标专用权的商品的行为，即停止生产、销售突出使用“湘泉酒业”字样白酒商品的行为；

四、变更山东省临沂市中级人民法院（2019）鲁13民初162号民事判决第四项为：湖南湘泉酒业有限公司于本判决生效之日起十五日内赔偿酒鬼酒股份有限公司经济损失及合理费用共计100万元；

五、驳回酒鬼酒股份有限公司的其他诉讼请求。

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