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如何根据美国的专利制度完善企业的专利申请?

2023-02-21 21:00 作者:专利西餐厅  | 我要投稿

       每个国家的专利制度都不一样,对于美国来说,最具特色的是临时申请制度,此外还有Grace Period等。今天,为大家介绍一下临时申请的合并与分割、Grace Period以及在美国申请PCT的流程,帮助企业完善专利申请,制定最适合自己的专利策略。

一、临时申请的合并与分割

       (一)临时申请的合并

       假设提交了一个临时申请1(Provisional -1),如图1,过了一段时间,在一年之内(或者14个月之内)又产生了新的想法,想要增加保护范围,这时可以再提交一个临时申请2(Provisional -2)。在提交正式申请时,把前面两个临时申请的内容合并起来,作为一个整体提交。

图1 临时申请1和临时申请2合并为一个正式申请

       那这里会产生一个问题,正式申请的有效申请日是以哪一个临时申请的时间为准呢?这要分情况讨论,如果临时申请1和临时申请2的内容是独立的,并且由两组权利要求分别体现,那正式申请的优先权可以用临时申请1的申请时间,但两组权利要求的申请时间(优先权)分别与临时申请1 和临时申请2 的申请时间一一对应;如果有一组权利要求同时包含了临时申请1和临时申请2的内容,那这组权利要求的有效申请日为靠后的临时申请2的申请时间。因为在判断侵权时,是把权利要求和整个产品作对比,不能把产品分开,然后做侵权判断,或者说“半个产品侵权”了。


       (二)临时申请的分割

       一个临时申请,也可以分割为多个正式申请。比如临时申请的保护对象是一个椅子,如图2,椅子里含有两个发明,一个是椅子腿的防滑脚套,一个是人体工学的靠背垫,两个发明都体现在一个临时申请里,就可以对这两个发明分别提交正式申请,而且这两个正式申请都能够得到临时申请的有效申请日。

图2 一个临时申请分割为两个正式申请

二、Grace Period

       在美国,提交临时申请或正式申请之前,有12个月的公开保护期,叫做grace period。在这12个月内,可以公开发明,在各平台上销售产品等,如图3。如果公开时间超过了12个月就不能再提交临时申请或正式申请了,会被专利局视为发明人主动想把发明贡献给社会。有一点需要注意,grace period适用于美国,其他国家没有12个月的公开保护期。所以如果想要在其他国家申请专利的话,最好不要在申请前就公开发明。

图3 Grace Period是美国独有的专利保护制度

       如果是先提交了临时申请,在12个月内公开了发明,公开发明后一年之内可以到其他国家申请专利,如图4。因为公开前已经有了临时申请,多数国家是承认临时申请的优先权的,那结果就是更早的申请日追溯到临时申请日。

图4 在正式申请之前公开的一年内到其他国家申请,获得临时申请的优先权

三、PCT和WIPO

       PCT(Patent Cooperation Treaty),专利合作协定。PCT是专利领域的一项国际合作条约,是对巴黎公约的补充。主要涉及专利申请的提交、检索、审查,以及核实专利申请中相关信息的国际合作性和合理性。

       PCT允许通过提交国际专利申请同时在众多签署过PCT的国家中的每一个国家寻求专利保护。任何 PCT 缔约国的国民或居民均可提交此类申请。通常是向有权限的国家的专利局提交,或者由申请人向WIPO国际局提交专利申请。

       PCT专利申请在每个指定国家的效力与向该国国家专利局提交申请一样,但PCT审查过程结束后(一般为28~31个月),必须指定想要进入的国家(enter national stage)。

国际申请需要进行国际检索。该检索由PCT下主管国际检索的单位 (ISA) 之一进行,并生成一份国际检索报告,此检索报告结果,说明了WIPO对发明是否符合专利性标准的初步意见。所以此报告可能会影响进入national stage 后,该国家对专利的判断。

       WIPO(World Intellectual Property Organization),世界知识产权组织。它是根据《成立世界知识产权组织公约》设立的,是联合国所设立的保护知识产权的专门机构,是关于知识产权服务、政策、合作与信息的全球性论坛。它的使命是领导和发展兼顾各方利益的有效国际知识产权制度,提供跨境保护知识产权和解决争议的全球服务。WIPO的总部设在瑞士日内瓦,目前有193个成员国。

图5 PCT和WIPO的标志

       这里我们举例来说明PCT和WIPO之间有什么关系。假如向美国专利局提出了一个临时申请,在12~14个月内,本来应当及时地提交正式申请,但此时申请人不想在美国提出正式申请,那么就可以通过PCT向其他国家提出专利申请。其他国家接收PCT后(目前只有少数几个国家可以接收PCT),WIPO会有28~30个月的时间对提交的材料进行审查,审查通过以后,申请人就可以向其他国家提出正式申请,如图6。这样专利的优先权日还是之前在美国提出临时申请的时间。

图6 申请PCT的流程


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