视点 | 商标侵权诉讼中关于“商标性使用”的司法认定

“商标性使用”概念的成熟与运用

《商标法》第四十八条规定 本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。该条法律规定，确定了“商标性使用”法律意义上的概念。在商标侵权诉讼过程中，只有在所谓“侵权标识”构成“商标性使用”的前提下，法院才会进一步审查是否构成“混淆可能性”，从而确认是否存在商标侵权的情况。比较典型的案例是（2013）深宝法知刑初字第23号，基本案情在于被告人马某自行组装配置与苹果手机相类似的智能手机，手机外形与注册商标

相同，且被控侵权手机在使用过程中有

“apple store”图标和

“通讯录图片”等，就此检察院指控其构成假冒注册商标罪。就该指控存在了不同观点的碰撞，一种观点是构成假冒注册商标罪，另一种观点责任，该行为的中的商标的使用不构成“商标性使用”，由此不构成民事领域上的商标侵权，更遑论刑事案件的假冒注册商标罪。就此案开始，商标性使用的概念进入了学界的视野，在（2014）民提字第38号民事判决书中，最高法在裁判观点中明确了“是否构成商标法意义上的商标使用”是商标侵权判断的前提。

商标性使用的构成要件在学界被定义为应当满足“商业中使用”以及“实现了区分来源的功能”两个要素，从而使标识、识别对象以及来源之间形成唯一对应关系[1]。部分司法实务者从与“混淆可能性”的区别指出了对“商标性使用”的定义，商标性使用离不开对消费者认知的分析，但是这不应与混淆可能性中有关消费者注意力的判断混为一谈，商标性使用仅关注被控侵权人的行为本身是否发挥识别来源的作用，而判断混淆可能性是一个在被控侵权人的商品与商标权人的商品之间往返对比、进而分析相似程度与类似程度的过程；同时其也指出，商标性使用的判断不应当考虑地域性，是否在国内销售商品并不影响商标性使用，而只会影响是否最终构成商标侵权[2]。根据司法实践动态发展的结果可以看到，在商标侵权诉讼中，“商标性使用”和“混淆可能性”，两者是一种相对独立，有机结合的关系，在判断是否构成“商标性使用”，确认构成商标性使用后，才会对是否存在混淆，引起消费者的误认进行判断。

PART.02

“商标性使用”概念中的使用方式和使用效果

在“大嘴猴”钥匙扣案件[3]中，立体的“大嘴猴”形象作为钥匙扣的装饰物在某一汽车用品公司中出售，大嘴猴商标所有权人就其销售的钥匙扣侵害了对大嘴猴商标享有的商标专用权提起商标侵权诉讼。该案，经审理后驳回原告诉请。该案中是将“商标”制作为“商品”的典型情况。分析《商标法》48条之规定，明确了商标性使用需要满足两个构成要件，分别是“使用方式”和“使用效果”。使用方式体现为将“商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”，使用效果是指“用于识别商品来源的行为”但是在本案中明显大嘴猴作为钥匙扣的装饰物不存在相应的使用方式，即大嘴猴立体装饰物并非是作为商标而是作为装饰物使用在钥匙扣上。即使部分消费者认为该钥匙扣可能来自于原告生产，但由于在被诉侵权行为中不存在“使用方式”故不构成“商标性使用”从而不构成侵权。

PART.03

以新兴类案-节目名称商标侵权为切入点透析是否“商标性使用”在司法实践中的考量因素

是否构成“商标性使用”在部分新型商标使用行为中成为案件审理的争议焦点，具体体现为涉外活动逐渐频繁后的“贴牌加工”以及与网络传媒事业发展伴生的“搜索引擎竞价排名”“电视节目名称商标侵权”等类型。

笔者基于节目名称商标侵权这类非以常见方式使用他人商标的案件，比如“非诚勿扰”“草莓音乐节”“一城一歌”案，分析厘清“商标性使用”在司法实践中的考量因素。

首先，“商标性使用”的客观效果中，法院裁判中通常会对商标标识是否进行了“突出处理”以及是否在“商业中使用”进行考量。在“一城一歌”案的判决中记载：“一城一歌”文字虽然反映了涉案歌曲征集活动的主题、内容和特点，但xx公司在宣传页面的中心位置以较大字体突出使用该标识，在参赛曲目作品命名格式上亦明确要求突出使用“一城一歌”为前缀，使用方式已超出了直接表明活动特点的范畴”发挥了识别节目的作用，构成商标性使用的事实。”同时，商标自身显著性程度对于“商标性使用”的客观效果认定也具有极强的正关联关系。比如在“大美巴中 草莓音乐节”与“草莓音乐节”的商标侵权案件中，被告以在活动中将贩卖草莓为由主张属于合理使用项下的描述性使用，法院在判决的过程中指出商标性使用和描述性使用的区别在于“商标性使用”行为是将商标用于商品、服务或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品或服务来源的行为；“描述性使用”只是为了说明或者描述自己的商品或服务，只是对商品或服务的某些特征进行描述，使相关公众了解这些特征，不会使相关公众将之与商品或服务的提供者形成联系。经查明涉案活动与贩卖草莓无关，且“草莓+音乐节”这样的组合是具有显著性的，超出了表现、描述活动的范畴。

另外，使用者的主观意图也会纳入考量，不同于混淆标准下的主观意图判断，商标性使用考量的是使用人是否有意将商标用于识别自身的商品或服务[4]。在“非诚勿扰”案中，法院对江苏电视台的客观使用方式进行了分析，确认是进行了反复、多次、大量、突出使用，从而确认了该行为是商标性使用。所以商标性使用的主观故意是审查被控侵权人是否想将标识作为具有识别意义的，是否想将标识与提供的节目之间建立起来联系。

PART.04

总结

在商标侵权诉讼案件中，确定是否构成商标侵权应首先判断被控侵权标识是否构成“商标性使用”，在判断过程中可以考虑使用方式和使用效果两个角度。使用方式随着互联网的发展已经不局限于物理贴附，还有“传媒贴附”例如域名、搜索引擎中的竞价搜索词等多种形式；使用效果在大嘴猴案中也充分体现出了使用效果要求商标要有识别作用。传统商标的“商标性使用”的界限逐步明晰，但是伴随我国文化传媒事业的发展，电视节目名称越发脍炙人口，伴随着使用的部分标识与既有的商标专用权发生了纠纷。节目名称作为一种非常见的商标使用形式，具有典型的透视分析意义，笔者综合了部分“电视节目名称案”裁判认为，商标性使用的客观效果，法官主要考察因素在于商标的使用情况，如是否存在突出使用、以及商标本身的显著性程度等；商标性使用的主观意图则需要综合全案的使用情况，判断商标使用者是否意图将“标识”转化为具有识别节目意义的商标。在确认构成商标性使用的前提下，进一步讨论“混淆可能性”从而确认是否构成商标侵权。伴随着社会的进一步发展，商标性使用的形式只会越发广泛，司法中进一步明确考量因素是有助于明确商标保护的界限，也是更有助于规范商标使用行为。

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