美国专利法生词解释——Office Action

       在专利申请的整个过程中，审查员做出“non final”和“final”的行为统称为“office action”，可以简单理解为审查意见。Office action的内容主要分为四大部分：Summary（摘要）、Objection或Rejection（异议或否决）、Allowable Subject Matter（可授权项）和Conclusion（总结）。

一、Summary

       Summary是对整份office action的主旨概括。

二、Objection或Rejection

       Objection和Rejection是整个office action中最重要的部分，体现了审查员对专利申请有哪些不满，也是申请人后续修改的方向。

       在专利审查过程中，申请人会和审查员就专利存在的问题你来我往进行争辩，如果审查员认为发明达不到申请专利的要求，会提出反对意见并给出理由。法律依据是37 CFR Regulations（Title 37 of the Code of Federal Regulation。CFR是专利局规定的法，法律效力在USC之下。“37”特指专利法在CFR法律体系中所处的位置）和35 USC Statutory Law（Title 35 of the United States Code。USC是美国议会规定的法，具有最高的法律效力；“35”特指专利法在USC法律体系中所处的位置）。

（一）Objection

       如果审查员是依据37 CFR提出反对意见，会给出objection(异议)，主要是指专利申请的title(标题)、specification(说明书)、figure(图形)、claim(权利要求)或者oath and declaration(宣誓和声明)存在问题，不符合专利局的规定。

       对于此类objection，申请人可以听从审查员的意见进行修改；如果不同意审查员的意见，可以petition(申诉)到TC director的主管，但是最高也只能上诉到这里了，因为objection是专利局的内部法规，争议也应当在专利局内部解决。如果TC部门的主管最终也不支持申请人的请求，那专利申请可能就此夭折，除非申请人同意修改。

       TC部门共有9个，每个部门负责不同类别的专利申请：

       TC 1066负责生物科技和有机化学；

       TC 1700和TC 2900负责化学设计和材料工程；

       TC 2100负责计算机系统的结构和软件信息与安全；

       TC 2600和TC 2400负责通信；

       TC 2800负责半导体、电气、光学以及元件；

       TC 3600负责运输、基础设施建设、商业、农业、国家安全等；

       TC 3700负责机械、工程、制造业和工业产品。

       每个TC部门里有3个负责人，分别处理有关法律、行政和处罚的事项，3个人有分歧时会投票表决。

（二）Objection

       如果审查员是依据35 USC提出反对意见，会给出regulation(否决)，主要是指专利申请不符合USC 101、USC 112(a)、USC 112(b)、USC 102和USC 103的规定（当然也存在其他法律依据的regulation，但这几条涵盖了90%以上的否决情况）。

       USC 101 Eligible subject matter，规定了什么可以申请专利，什么不能申请专利，像抽象概念、经济规律、人类的社交活动就是不可专利的内容。

       USC 112(a) 1st Enablement，这是审查员认为说明书存在问题，比如同一领域的普通技术人员看了说明书后不能复制发明。

       USC 112(b) 2nd Definiteness，这是审查员认为权利要求存在问题，比如逻辑错误，表述不清，让人难以理解。

       USC 102 Novelty，这是审查员认为专利申请不具有新颖性，比如此前有同样的发明。

       USC 103 Non-obviousness，这是指审查员认为专利申请和别的发明是显而易见的。一般来说，当审查员给出了USC 103 regulation，通常都是结合两个或多个先有技术得出了“显而易见”的结论，比如两个先有技术的不同部分组合起来和我们的发明十分相像，这就构成了显而易见。实际上，法律并没有“只有把两个或多个先有技术结合起来才能做USC 103 regulation”的严格规定，此种情况做USC 102的regulation也是可以的，甚至只举一个先有技术做USC 103的 regulation也可以。

       对于regulation，申请人必须克服审查员指出的问题。Regulation不同于objection，对于objection，如果申请人有一定理由，审查员也不是特别严厉，有时候说说情，可能会被审查员通融，但是针对35 USC做出的regulation，申请人必须改正不符合法律规定的部分才能继续申请。当然，如果申请人不服regulation，可以appeal(上诉)到PTAB，最高甚至可以上诉到最高法院。

三、Allowable Subject Matter  

       如果审查员认为一些内容可以被授权，就会写在“Allowable Subject Matter ”一栏，给我们提供参考；如果没有可被授权的内容，那就什么都不写。

四、Conclusion

       最后是总结。往往我们容易忽略“conclusion”，认为它只是一些联系方式，但有些负责的审查员会在这一部分写出他考虑过的先有技术，其实这对我们是非常有帮助的。审查员给出的先有技术越多，以后有人拿这些先有技术来无效我们的专利就会变得很困难，因为这些先有技术都被审查员考虑过了，并且审查员不认为它们与我们的专利存在冲突。