知识产权大案分享之四：海绵宝宝商标授权案知识产权合同纠纷律师
裁判要旨：被告是否将授权素材实际使用于生产经营并不影响原告已按约定履行了主要合同义务，在此情况下，其不得以未实际使用授权素材为由免除其支付授权费及税金的合同义务
广州艺洲人品牌管理股份有限公司与浙江振汉袜业有限公司知识产权合同纠纷一审民事判决书
广州市越秀区人民法院
（2021）粤0104民初5812号
原告：广州艺洲人品牌管理股份有限公司，住所地广州市越秀区东风中路＊＊＊＊。
法定代表人：周湛文，董事长。
被告：浙江振汉袜业有限公司，住所地浙江省义乌市经济开发区，住所地浙江省义乌市经济开发区城店路＊＊le=LINE-HEIGHT：25pt；TEXT-INDENT：30pt；MARGIN：0.5pt0cm；FONT-FAMILY：宋体；FONT-SIZE：15pt；〉法定代表人：何小莹。
原告广州艺洲人品牌管理股份有限公司与被告浙江振汉袜业有限公司知识产权合同纠纷一案，本院于2021年1月19日立案后，依法适用简易程序独任审理。原告的委托诉讼代理人卢晓平、黄杭与被告的委托诉讼代理人李忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1．判令原被告于2016年11月28日签署的编号为CMS77274-076的《商品从属许可协议》为合法有效的合同，被告应继续履行许可协议项下的义务；2．判令被告立即向原告支付2033000元，前述费用含2018年4月1日前应付而未付的授权费保底金600000元及其税金人民币36000元、对应的滞纳金297000元（每延迟付款一个月按1.5％的比例计算滞纳金，暂计至2020年12月31日）；2019年4月1日前应付而未付的授权费保底金800000元及其税金48000元，对应的滞纳金252000（每延迟付款一个月按1.5％的比例计算滞纳金，暂计至2020年12月31日）；3．被告承担本案诉讼费。事实和理由：原告与被告于2016年11月28日签署《商品从属许可协议》，约定原告授权被告使用与“SpongeBOBSQUAREPants（海绵宝宝）”有关的卡通形象、名称、图片和标识等授权产权生产、销售家居服、袜子等产品，授权期限自2017年1月1日起至2020年3月31日，被告应于签署协议之日支付授权费保底金40万元、于2018年4月1日前支付授权费保底金60万元、于2019年4月1日前支付剩余授权费保底金80万元，被告负责相关税目，暂定税率为6％，付款延迟的滞纳金按照每月1.5％的标准计收等。协议签订后，原告依约履行了交付授权产权素材、配合完成授权产品的审批等合同义务，但被告怠于履行合同付款义务，拖欠应付授权费保底金及税金，遂诉至法院。
被告辩称，1．双方签订合同，被告支付了首期的使用费后，由于市场变化被告并没有使用卡通形象及商标用于经营；2．实际上签订合同后，原告也并未按照合同约定提供相应附加服务；3．被告曾向原告申请要求解除合同。
本院经审理查明以下事实：
一、关于涉案合同知识产权权利来源事实 原告原企业名称为广州艺洲人文化传播有限公司，于2016年12月29日经工商行政管理部门核准，变更企业名称为广州艺洲人品牌管理股份有限公司。
维亚科姆国际公司（ViacomInternationalInc．）的副总裁和助理秘书米切莱纳·哈莉（MichelenaHallie）于2012年11月16日在美国纽约出具一份证明，内容为“1、本人是维亚科姆国际公司的副总裁和助理秘书；2，本人特此声明附件的复本及其页面是来自由美国版权办公室签发的编号VAul－109－354的SPONGEBOBSQUAREPANTS（海绵宝宝）美国版权登记证明原件的真实和准确的复制件”。上述证明所附附件为登记号为VAul－109－354的美国版权《登记证书》，载明：“作品名称：SpongeBOBSQUAREPants-2002Toolkit（海绵宝宝-2002基础素材）；完成年份：2002年；作者：维亚科姆国际公司；创作类型：2-D美术作品；版权所有人：维亚科姆国际公司。该登记证所附的作品中载有“海绵宝宝”角色形象、标识及角色名称。该证明经美国纽约州公证人L某斯帕文（SHANALSPAVIN）出具公证文书证明，中华人民共和国驻美国大使馆认证了上述公证事实。
维亚科姆国际公司（ViacomInternationalInc．）代理助理秘书长JillF．Teich于2016年10月11日出具《证明》，内容为“本人JillF．Teich是ViacomInternationalInc．的代理助理秘书长，在此证明如下：1、VIMNNETHERLANDSB．V是ViacomInternationalInc．间接控股的全资子公司，该公司授权其有权与第三方就该公司所有及／或控制的授权产权签订授权合同；2、ViacomMediaNetworks为该公司旗下分支。上述证明经美国纽约州公证人RichardGomez-Nieto证明，并经中华人民共和国驻美国大使馆认证。 2017年9月27日，VIMNNETHERLANDSB．V的董事会成员LindaIreneKirby出具授权书，载明根据双方签订的总授权协议，原告是经VIMNNETHERLANDSB．V批准的总授权商。总授权商有权向第三方分被许可人招商、协商、签约并颁发许可，以许可第三方生产、销售、宣传推广、分发和销售某些经核准的消费品，分许可商品类别为本授权书附表A中所列，并构成本授权书的一部分。前述权利分许可人可在中国、中国香港和中国澳门生产、销售、宣传推广、分发和销售某些经核准的消费品，前述消费品是使用Viacom及关联第三方权利所有者拥有、控制知识产权的与下列授权产权有关的商品，包括电视系列节目“SpongeBOBSQUAREPants（海绵宝宝）”等。自2017年12月31日起至2020年12月31日止，保持其在中国、中国香港和中国澳门的总授权商地位，除非VMN另行书面通知取消或延长。该授权书附表A载明海绵宝宝授权使用范围包括但不限于配饰、服装等。上述授权书经荷兰阿姆斯特丹公证员HermanOnstein证明为LindaIreneKirby所亲笔签名，并证明LindaIreneKirby女士是VIMNNETHERLANDSB．V的董事会成员，有权代表VIMNNETHERLANDSB．V公司；VIMNNETHERLANDSB．V是按照荷兰法律合法成立的有限责任制非上市公司。中华人民共和国驻荷兰大使馆认证了上述公证事实。
中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局出具的第3360487号商标注册证记载，“SPONGEBOBSQUAREPANTS”字母商标的注册人为维亚科姆国际公司（ViacomInternationalInc．），核定使用商品为第25类服装、袜等，注册有效期限自2004年8月7日经续展至至2024年8月6日。另中国商标网官网公示商标使用许可合同备案公告显示，上述商标被许可人为原告，许可使用期限自2016年1月1日至2020年12月31日。
二、关于涉案合同的订立和履行情况 2016年11月28日，原告与被告签订编号为CMS77274-076的《商品从属许可协议》，约定原告将NICKELODEON电视系列节目“SpongeBOBSQUAREPants（海绵宝宝）”内及相关的节目名称、商标、卡通形象、图形化标识设计、版权图片、版权元素以素材形式交付被告；授权产品为3岁以上家居服、内衣、内裤和口罩、袜子（含宝宝袜）；授权区域为中国大陆地区（不包括香港、澳门及台湾）；授权期限从2017年1月1日至2020年3月31日止；上市日期不晚于2017年4月1日；授权费保底金为180万元，为不含税金额，被告承担发票税，授权费保底金应视为提前支付的部分授权费，是必须向原告支付的最低限度的授权费；授权费保底金付款日期为首笔40万元于签订本协议之日起五个工作日支付、第二笔60万元于2018年4月1日支付、剩余80万元于2019年4月1日支付；被告同意独自负责所有国家规定的适用税和印花税，包括支付授权费征收的有关税项目（目前税率为6％）等；协议附件《商品从属许可协议标准条款》约定对于被告根据本协议之规定应支付给原告的款项以及还未支付的款项，从应该交款但未交的那一天开始，原告将按延迟付款一个月缴纳1.5％的比例收取滞纳金，且按月累加计算滞纳金；被告出现包括未能将授权产品如期上市销售，未能积极生产、宣传、经销或销售授权产品等情况时，视为被告违约，原告有权终止本协议，并要求立即支付本协议项下到期应支付和将来需要支付的授权费或授权费保底金、滞纳金及违约金等。
上述协议签订后，原告于2016年12月7日向被告开具了总额为424000元的增值税发票，载明应税服务名称为海绵宝宝授权费保底金，税率6％。被告于2016年12月8日确认接收了完整素材。另，根据原告提交的邮件打印件显示，原告已以邮件形式通过了被告的口罩包装设计审批。
原告分别于2018年3月5日、4月9日、5月7日向被告发送电子邮件，要求被告按协议约定支付第二笔授权费保底金及税金。
被告于2018年3月27日向原告发出《解约申请》，载明经考虑一年来的市场经营情况、目前市场行情及公司实际情况，申请解除涉案《商品从属许可协议》等。被告又于2018年5月29日向原告发出《函》，载明鉴于原告授权项目并未创造预期收益，被告决定终止双方的涉案《商品从属许可协议》，基于被告于2018年3月27日发送《解约申请》原告未及时回复，被告决定自2018年3月27日起终止双方之间的《商品从属许可协议》等。
原告于2018年6月11日向被告发出《警告函》，载明被告拒绝履行付款义务属于违约行为，未经原告书面同意，被告不具有解除协议的权利，被告该解除行为属于无效行为，仍应按照协议规定履行义务，请被告于七日内支付拖欠的第二笔授权费保底金60万元、税金36000元及滞纳金27000元，逾期未付原告有权提前终止协议，协议提前终止的还应支付协议项下未到期的第三笔授权费保底金80万元及税金48000元等。
本院认为：根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外”的规定，本案所涉合同的订立及履行均发生在民法典施行前，故应适用民法典之前的法律及相关相关司法解释规定。
根据经公证及中国驻美国大使馆认证的登记号为VAul－109－354的登记证书可以证明，美术作品《SpongeBOBSQUAREPants-2002Toolkit（海绵宝宝-2002基础素材》的作者及版权所有人为维亚科姆国际公司，上述作品附图中包含了“海绵宝宝”角色形象、标识及角色名称等卡通形象、图形和英文标识。再根据国家商标局核发的第3360487号商标注册证可以证明维亚科姆国际公司是“SPONGEBOBSQUAREPANTS”字母商标的注册人。上述证据相结合，在无相反证据的情况下，本院认定维亚科姆国际公司（ViacomInternationalInc．）是美术作品《SpongeBOBSQUAREPants-2002Toolkit（海绵宝宝-2002基础素材）》的著作权人，也是第3360487号注册商标的商标权人。
维亚科姆国际公司授权VIMNNETHERLANDSB．V有权与第三方就其公司所有或控制的授权产权签订授权合同，有权代表VIMNNETHERLANDSB．V的董事会成员LindaIreneKirby向原告出具了《授权书》，结合原告提交的维亚康姆媒体网与维亚康姆国际公司，以及VIMNNETHERLANDSB．V与维亚康姆国际公司之间关系的证明材料，以及第3360487号商标使用许可合同备案公告。可以证明原告经授权取得了涉案“海绵宝宝”素材著作权及“SPONGEBOBSQUAREPANTS”商标等知识产权的许可使用权，有权许可第三方生产、销售含有“海绵宝宝”相关素材、商标标识的涉案授权产品。
原告与被告签订的涉案《商品从属许可协议》及附件是双方当事人的真实意思表示，合同未违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立有效，双方当事人应按合同约定全面履行自己的义务。根据原告提交的素材签收回执以及邮件显示，原告已经向被告交付了授权素材并通过了产品包装审批，已经履行了合同义务，被告应当按照协议及附件的约定向原告支付授权费保底金及税金。现协议约定的授权费保底金付款期限已过，被告应按约定向原告支付授权费保底金140万元及税金84000元。此外，被告逾期付款，应按照协议标准条款的约定，以当期未付授权费保底金为基数，按照每月1.5％的标准计付滞纳金给原告至实际清偿之日止。
至于被告抗辩称其未实际使用授权素材用于生产经营以及曾向原告申请解除涉案协议的问题，本院认为原被告签订的涉案协议为双务合同，原告的主要合同义务是交付授权素材以及审批产品，被告的主要合同义务是支付授权费以及税金等，被告是否将授权素材实际使用于生产经营并不影响原告已按约定履行了主要合同义务，在此情况下，其不得以未实际使用授权素材为由免除其支付授权费及税金的合同义务。同样，被告作为违约方并无权单方解除合同，而原告已通过《警告函》的方式明确不同意被告单方解除合同，况且根据协议约定，因被告违约导致合同提前终止，被告也应支付全部协议项下授权费保底金，故本院对被告该项抗辩意见不予接纳。
至于原告第一项诉讼请求，涉案协议的合法有效性上文已作出论述，无单独以判项进行确认之必要性，且协议期限已经届满，故本院对原告该项诉请不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，判决如下：
一、被告浙江振汉袜业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内，支付原告广州艺洲人品牌管理股份有限公司授权费保底金1400000元、税金84000元及滞纳金（滞纳金自2018年4月2日至2019年4月1日期间以600000元为基数，自2019年4月2日起至实际清偿之日以1400000元为基数，按照每月1.5％为标准计算）；
二、驳回原告广州艺洲人品牌管理股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费减半收取11532元，由被告浙江振汉袜业有限公司负担。
如不服本判决，当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州知识产权法院。
二〇二一年五月十八日
我是刑天律师，专注知识产权纠纷，分享知识产权大案。信法律，问刑天。
真的懂法律，方案能落地。
