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如何高速度低成本地获得海外专利?

2022-12-07 16:40 作者:bili_79205904472  | 我要投稿

随着企业对海外专利申请需求的增加,如何高速度低成本地获得海外专利,也成为企业关注的重点问题。在本文中,我们将结合经验,分别跟大家分享一下如何尽可能高速地拿到海外专利,同时如何尽可能控制成本。

专利的类型选择

专利申请分为不同类型,而不同类型的申请,其审理授权速度和费用也是不同的。以中国的相关规定为例,专利分为发明专利、实用新型专利和外观专利。其中发明专利审理周期最长,一般需要2年,费用最高,而实用新型和外观通常不到一年就可以结案了,费用也相对更低。

也就是说,从高速地低成本获得海外专利的角度,可以选择费用更低、授权更快的专利类型。以日本和韩国的申请为例,日本和韩国与中国类似,都有实用新型专利,该类型专利授权周期都比较短,而且官费较低。日本和韩国的实用新型专利递交至授权的官费大约在两三百美金,因为专利无需实审,授权的时间往往也在1年以内。类似的,澳大利亚的革新专利和德国的实用新型专利,也是不需要经过实质审查的。不过澳大利亚的革新专利将于2021年8月26日被废除,在此之后,就不可以申请此类型专利了。

专利类型的选择对于成本和速度的影响是最直接的,不过一般来讲,申请人需要申请何种专利类型是由发明本身及市场布局决定的,所以该选项仅供参考。

专利的国家地区选择

国家或地区不同,审查的速度和费用也不同。申请海外专利时,选择的国家或地区将直接影响专利审查周期和成本。

先说审查周期,以发明为例,中国、美国、日本、欧盟、澳大利亚、加拿大等专利制度和审查体系相对完善的国家,发明专利从递交到授权或最终驳回一般会在2年左右。而在印度、越南、柬埔寨等国家,由于专利审查人员没有非常充裕或者审查体系尚不完善,专利审查排队的时间会更长,有时,一件申请递交2年,还没有收到首次审查意见。

再说一下费用,基本上来说,发达国家的费用会高于欠发达国家。欧、美、日、韩、加、澳这些国家官费和服务费往往会比越南、柬埔寨、泰国、马拉西亚这些国家高出不少,不过越南、泰国申请中又要多出英语翻译越南语、泰语这类翻译费,所以价格优势也不见得非常明显。

我们可以看一个具体的例子,将美国申请和泰国申请的费用做个对比。泰国的官费部分在100美金左右。美国申请的基础官费是与申请人的性质和规模有关的,高校、科技院所和人数少于500人的企业等,符合小实体的标准,可以享受费用50%的减免。因此,美国官费大实体为3,000美金左右,小实体为1,500美金。

再看一下翻译的费用,递交泰国申请,要先进行中译英,再进行英译泰。按照市场价,英译泰的收费大概在0.25USD/单词,1万字的申请,英译泰的翻译费就要2,500美金。这么看,泰国申请官费虽然便宜,但是翻译费就超出了小实体需要支付的美国官费。

从另外一个角度,虽然欠发达国家的专利申请官费较低,但是不同国家专利申请的含金量也是大不相同的。发达国家专利的含金量显然更高,我们从各地区的专利政策上也可以看出,美国专利受认可的程度是最高的。

从落地国家选择上,如果目标是先拿到几件海外申请,对于具体国家也没有特别要求的话,可以对比不同国家的费用和审查速度对应进行选择。具体的,如果更注重价格优势,可以通过比较代理费和官费,选择性价比更高的国家。而如果更关注受理速度,建议不要选择发展处于弱势地位的国家,因为他们的专利的系统、相关配置都不见得非常完备,影响其审查速度。

专利的撰写和答复

专利申请过程中,实质审查和答复是花费时间比较久的一个阶段。而从撰写和答复的角度,如果想要加快专利授权的速度,就要避免反复拉锯,减少与审查员博弈的次数。

首先,撰写时是否考虑到了授权的可能性。专利申请涉及的技术点可能不止一个,若撰写过程中不能做到心中有数,很可能出现避重就轻,最终导致答复过程中申请人与审查员一直因为新创性而反复拉锯,延长整个审查时间,而且专利是否授权也成了未知数。因此,撰写时需要清楚哪些点可能属于授权的关键点,在设计权要结构时充分考虑,在说明书中充分说明,为后续答复做好准备,尽量通过这些关键点说服审查员,快速授权。

其次,专利申请是否具有良好品相。品相代表着申请人的需求、态度和专业素养。专利申请的品相会直接影响申请人和专利申请在审查员心中的“印象”,审查员会带着这个“印象”对专利申请进行审查。可想而知,审查员在审理品相良好的专利申请时,给出否定意见时可能会比较慎重。相反的,如果专利申请品相较差,而且审查员给出了否定意见,则申请人需要通过反复答复说服审查员。所以,撰写时保证申请文件的品相,特别是权要的品相,对缩短专利申请授权的周期也可以起到积极作用。

再者,权要结构是否合理。权要结构的设计会直接影响专利申请的授权,以及授权后专利的质量。快速授权和保证授权专利的质量两个方面在权要结构的设计上存在很大差异。例如,如果申请人为了尽快拿到授权,直接将方案自创的公式放在独权,则授权的周期会比较短,但授权的独权的保护范围很窄,专利质量很低。因此,如何折中地设计出的一个合理的权要结构,能适度地考虑到这两个方面,属于专利撰写的关键。

最后,答复策略的合理掌握。在答复阶段,一定要注意对答复策略的把握,充分利用听证原则、程序节约原则等,尽量不要将案子拖到复审、上诉等环节。

从撰写和答复的角度,撰写时申请人以合理的方式处理授权的关键点,答复时基于授权的关键点制定相应的答复策略,尽量减少审查环节,均可以缩短审查时间、加快审查速度。

专利流程的优化

如果是从专利申请流程的角度,可以通过选择适当的申请方式以及适合的专利加速的方式来加快专利授权的周期。下面我们来分别看一下。

第一,合理选择申请海外专利的方式

申请海外专利的途径有多种,如通过PCT途径落地海外、有中国优先权通过巴黎公约申请海外专利或者直接递交海外专利。我们来看一下这几种方式在费用、申请速度方面的优缺点。

先说一下费用方面。如果只需要布局海外申请,那么直接递交海外申请成本是最低的,即申请人只需要承担海外国家申请的官费和服务费。如果是先递交中国申请,再通过巴黎公约途径递交海外申请,则需要额外承担中国专利申请的官费。如果是先递交PCT申请,再通过PCT申请落地海外,则需要额外承担PCT国际阶段的费用。

再说一下审查速度。直接递交海外申请,或者先递交中国申请后通过巴黎公约的途径递交海外申请,受理速度相对于PCT途径落地的方式要更快一些。PCT落地的好处之一就是留给申请人更多考虑时间,拉长专利授权的周期,而从另一个角度来看,PCT落地是比较影响案件速度的。递交PCT后,30个月(自最早优先权日起算)是届满的期限,很多国家是等PCT届满后才开始将申请排队审理的,这无疑就拉长了申请周期。

我们可以从下表看一下不同方式的费用和速度,方便大家更直观比较:

递交方式费用周期优势直接递交海外海外国家官费+服务费最短,定稿后直接递交海外专利缩短周期,减少中国阶段、PCT阶段官费。适用于无国内保护需求的企业巴黎公约途径递交海外海外国家官费+服务费+中国申请费用(官费约3,400)递交中国申请后,可尽快递交海外,海外的周期影响不大同时保护中国和海外市场PCT途径落地海外海外国家官费+服务费+PCT阶段费用(官费约12,000)较长,很多国家是等PCT期限届满开始审理周期长,给申请人更多时间考虑海外布局的计划,减少短期资金压力。同时PCT申请适用于多国布局的情况,PCT使用同一格式,进入各国时更简单。

此外,在具体国家,不同递交方式也会影响受理速度。我们以美国申请为例,跟大家分享一下。通过PCT途径递交美国专利申请,有常规的落地方式(371落地)和续案方式(Bypass continuation)。常规落地方式,就是按照PCT国际阶段和国家阶段的要求进行,而续案方式,是将PCT申请作为优先权,递交一件美国续案申请。从经验上看,续案的方式要更快一些。因为371落地方式交的美国申请,有时要半年时间才能收到受理通知书(Filing Receipt),而续案方式递交的美国申请,往往两周内就可以收到受通了。

因此,从速度和费用的角度,可以选择先递交中国申请,以中国申请为优先权,通过巴黎公约的途径申请海外专利。如果不考虑在中国布局专利,直接递交海外申请也是可以的。不过要注意,根据中国专利法的相关规定,在中国完成的发明,递交海外专利申请,需要先在中国通过保密审查。同时,如上文所述,具体国家可能也会有不同递交方式的区分,对应有速度或费用方面的差异,申请人也可以在选定具体国家后,结合专业律师的意见,选择合适的递交方式。

第二,选择合适的加速策略

很多国家或地区会针对申请人快速授权这项需求,对应推出不同的加速方案。其中,PPH(Patent Prosecution Highway,专利高速公路)是很多国家和地区都适用的加速方式。

PPH是指申请人提交首次申请的专利局(OFF)认为该申请的至少一项或多项权利要求可授权,只要相关后续申请满足一定条件,包括首次申请和后续申请的权利要求充分对应、OFF工作结果可被后续申请的专利局(OSF)获得等,申请人即可以OFF的工作结果为基础,请求OSF加快审查后续申请。举个例子,假如申请人递交中国申请后,又以此为优先权递交了美国申请,而递交的中国申请收到了授权通知,那么可以将中国专利局的授权意见提交至美国专利局,加速美国专利的审查。

PPH是没有官费的,因此,对于有加速需求的申请人不失为性价比很高的一种选项。如果递交了中国申请,可以通过预审查、优先审查,尽早拿到正面意见,再通过PPH的方式,就可以在海外国家加速申请。

需要说明的是,在实际操作中,PPH的运用是要考虑很多因素的。譬如是否符合递交PPH的时机、不同国家地区之间是否有合作协议,都是影响PPH选择的因素。在实际运用中,要结合律师判断选择和使用。

除了PPH之外,不同国家都有其适用的加速方案。我们以美国和欧洲为例简单跟大家做个分享。美国比较常用的加速方式为优先审查(Track 1),通过缴纳额外的费用,优先获得审理,一般几个月就可以结案。对于欧洲申请,PCT申请进入欧洲阶段的时限为31个月。一般情况下,欧洲专利局不会在上述时限届满之前处理递交的专利申请。但如果申请人希望欧洲专利局在31个月期限内提前处理申请,可以在向欧洲专利局递交申请材料的同时提出相应的提前处理请求(Request for early-processing)。这也是避免PCT落地耽误时间的处理方案。

当然,不同国家和地区的政策不同,申请人可以详细咨询当地律师建议,以便合理加快专利受理的时间。具体的,可以再确定递交国家以后,深入了解其政策。

用好专利的延续案

一件申请获得授权后,一般都可以基于该申请继续申请续案或者分案(我们统一称为“延续案”),可以申请什么类型的延续案以及何时申请需要参考每个国家和地区的具体规定。

以美国申请为例,很多申请人都喜欢在递交一件专利申请后,再以此为基础递交一件或多件续案,续案在专利增值和增强专利攻击型的角度都有其重要作用,我们在这里不做过多展开。我们来重点看一下,从快速获得专利授权和节约成本的角度,续案较普通新申请有哪些优势。

首先,从撰写的角度,续案是使用母案说明书,只布局新的权要即可。不需要重新进行技术理解,也不需要准备说明书,撰写的周期显然是可以缩短很多。同时,减少了说明书准备的工作,服务费自然也会有所减少。

另外,从我们专利申请的经验来看,审查员审理续案的周期比审理新申请要短。通常,续案分配的审查员与母案一致的概率比较高,审查员往往乐意优先审查续案申请,因此,续案出审查意见或者出授权意见的速度会比较快。我们之前递交了一件续案申请,在没有加速的情况下,三个月就拿到了专利授权。

因此,从增加海外专利申请数量的角度,多递交一些续案、分案,也是加速授权和控制成本的一种方法。

选择合适的代理所

从节约成本低角度,大家能够想到的方法往往是选择便宜的代理所。这一点是可行的,不过我们不鼓励仅以价格为导向,一味追求低价代理。因为专利申请毕竟是非常专业的事情,对于企业来说也是非常核心的一部分,选择廉价的服务商带来隐患得不偿失。比较价格的同时,一定要深入了解一下该代理所在海外申请方面的经验,譬如他们海外申请的数量、其合作的海外律所的资质排名等等。

从性价比的角度,如下两种类型的代理不推荐申请人选择。

一类是海外的大所,这类律所服务质量一般没有问题,不过代理费用会非常高。不仅律师的收费很高,各流程环节的收费项目也很多,对于预算有限的申请人,服务费方面的压力会比较大。

第二类是海外的独立代理人,个人代理没有公司运营维护等成本,价格方面可以压的很低。但是个人代理风险很大,因为没有固定办公场所,出现一些问题时,遇到代理人跑路也是很有可能的。类似的,国内一些代理所也是跟海外个人代理人合作,虽然报价上可能有一定吸引力,在风险控制往往做得不够充分。

因此,从代理所选择的角度,最优的选择是国内有海外代理人的代理所,譬如海外的华裔律师回国创办的代理所。这类代理所既有海外经验、海外递交资质以及海外代理人,又可以依托中国的团队控制流程和基础工作的成本,显然是最具性价比的。

写在最后

现在由于一些外界因素(如政策或机构要求等)的影响,有些申请人可能仅从授权时间和费用出发,选择申请如荷兰、南非、卢森堡等国家的专利,专利没有实审,授权快费用低。但是这种做法是有风险的,2021年12月初,荷兰、卢森堡、立陶宛当地专利局已经不受理来自中国的PCT落地案件。原因是申请量太大,审不过来。而即便这些国家局后续又对中国申请开放,申请这些国家专利,还是会带有比较明显的海外专利“凑数”的嫌疑。

国家局近期打击国内“非正常”申请的力度很大,而未来如果对海外专利的含金量进行评估,这些专利应该也是重点打击对象。因此,申请海外专利,想要控制成本且加快授权周期,还是要充分考虑多种因素,不要盲目扎堆选择小众国家。

结合各种因素综合来看,美国专利申请针对中小企业有官费的优惠政策,专利制度也非常完善,同时专利含金量高,比较值得推荐。


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